以案释法（七）| 职务发明创造的认定
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘林东 覃岩岩 北京高沃律师事务所
原标题：以案说法-职务发明创造的认定
IPRdaily导读：发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在职务发明权属争议的确定中，应当在保护单位利益与发明人利益之间取得合乎立法本意的平衡，既不使单位失去其投入生产要素资源所期待获得的智力成果，也避免使发明人处于弱势而使单位仅仅基于劳动关系坐收“意外之喜”，从而导致打击发明人的发明热情、从根本上抑制自主创新的不利后果。
一
职务发明创造的界定及其原则
职务发明制度是为了厘清用人单位和员工之间的权利义务，明确发明创造权利归属，促进发明创造的研发及应用的制度设计。对于职务发明创造的界定，专利法第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”前述规定将发明人履行本职工作或单位交付的本职工作外的工作任务、或是主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造认定为职务发明。履行本职工作或工作任务体现了单位的意志，主要利用单位物质技术条件体现了单位的投入，两者共通之处在于单位生产要素对于发明创造起到了实质作用。
涉及职务发明争议的专利权权属的确定，应秉持既严格保护知识产权、又确保公共利益和激励创新兼得的方针，以保护权利人合法权益的方式鼓励发明创造、激励自主创新、促进科学技术进步和经济社会发展。一方面，单位在其科技创新中集合了发明人的力量，以单位意志启动和推进发明创造活动，并为研发活动提供物质技术条件，对社会创新特别是需要各方或多人联合攻关的重大技术创新的作用非常重要，其合法权益应得到法律保障。另一方面，鼓励公民发明创造和科研创作自由是法律规定的基本原则，任何人均依法享有发明创造的自由和权利。除非法律特别规定，否则既不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属，也不能简单地以是否系在单位工作期间完成发明创造来认定该发明创造的权利归属。
二
执行本单位的任务完成的发明创造
执行本单位的任务完成的发明创造具体又可以分为三种情形。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
本职工作的性质常常是判断发明创造的作出是否为执行本单位的任务的首要因素。在安腾公司与叶某某、姜某某发明专利申请权权属纠纷二审一案[1]中，最高人民法院明确指出：关于退休人员在兼职单位本职工作的认定，有明确约定的，从其约定；没有明确约定的，应结合兼职单位的业务范围、发明人在兼职单位实际从事的工作、兼职单位的研发条件等综合予以认定。CLX天线是高精度GNSS测量型天线的一种，涉案专利申请虽也属高精度GNSS测量型天线领域，但与CLX天线在技术原理、技术方案、主要结构、性能上并不相同，安腾公司既不具备涉案专利申请研发的相关物质技术条件，也没有相关人员支持，故难以将涉案专利申请认定为叶某某在安腾公司的本职工作。
一个单位的工作人员除了承担该单位分配给他的本职工作外，常常还要履行本单位分配的除本职工作之外的其他任务。但是，判断单位是否分配给工作人员其本职工作之外的其他任务，应当有明确、具体的依据。在陈某某与得众公司专利权权属纠纷二审一案[2]中，最高人民法院认定：得众公司主张涉案专利为陈某某执行本单位的任务完成的职务发明，应举证证明涉案专利研发系陈某某的本职工作或者得众公司分配的任务。鉴于得众公司未能提交有效证据证明涉案专利研发与陈某某的本职工作或者得众公司分配的任务相关。根据已查明的事实，陈某某受聘得众公司期间虽担任公司总工程师，但具体负责产品技术推广与现场施工作业的技术管理和协调，并无技术研发职责，得众公司亦未提交证据证明其分配给陈某某技术研发的工作任务。在此情形下，不论涉案专利是否是得众公司相关专利或者产品的改进发明，均不能将其认定为职务发明。
判断离职员工作出的发明创造是否属于原单位的职务发明创造，应当同时满足两个条件：一是发明创造应当是在离职员工调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出；二是离职员工作出的发明创造与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关”。
笔者认为，在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第(三)项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，否则可能有损发明人或设计人或他们新任职单位的合法权益，在一定程度上可能限制研发人员的正常流动。
在万孚公司、杨某、赖某某与理邦公司、王某某专利申请权权属纠纷二审一案[3]中，最高人民法院认为，确认涉案专利为职务发明创造应同时满足以下条件：一是作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工；二是该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；三是发明创造是员工离职后一年内作出的；四是发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。根据审理查明的情况，理邦公司员工杨某、赖某某从公司离职后一年内对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，是涉案专利的发明人，涉案专利与该两人在理邦公司承担的本职工作有关，具备上述四个条件，符合确认涉案专利为职务发明创造的情形。但是，万孚公司在杨某、赖某某加入该公司之前并没有涉案专利技术领域的相关发明创造，也没有确定的相关的研发团队。专利法实施细则第十二条第一款关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定，充分考虑技术研发具有的连续性特点，评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况，一方面支持人员正常流动，保障劳动者的择业权，另一方面保证原单位的合法利益。涉案专利属于员工离职一年内作出的发明创造，依法应当属于原单位所有。
在李某某、远程公司与卫邦公司专利权权属纠纷再审一案[4]中，最高人民法院明确指出：在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第(三)项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者有关技术是否具有合法的来源。四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
三
主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造
对于职务发明的归属问题，法律明确规定了意思自治原则，并且双方约定优先于职务发明创造法定归属。但依照约定优先的意思自治原则仅适用于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。专利法第六条第三款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”。根据该款规定，允许发明人、设计人与所在单位通过订立合同来约定利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的归属。
所谓物质技术条件，专利法细则第十二条第二款规定：“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”
物质技术条件可以具体划分为发明创造的物质条件、技术条件。在特定情形下，单一元素如设备可以兼具物质与技术双重条件属性。这其中，物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，对于形成发明具有实质性的影响；而技术条件则指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，对于形成发明的实质性特点具有技术启示。
虽然资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件对于发明创造的形成具有重要意义，但发明人或设计人的创造性劳动对发明创造的完成无疑具有决定性作用。因此，只有“主要”利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造才构成职务发明创造，对本单位物质技术条件的一般性利用所完成的发明创造不能构成职务发明创造。
主要利用本单位的物质技术条件，是指对发明创造而言是必不可少的、起决定性作用的物质技术条件由单位提供。如果发明人或设计人仅少量利用了单位的物质条件，且这种物质条件对发明创造的完成无关紧要，则不应将该发明创造认定为职务发明创造。
《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：“合同法第三百二十六条第二款所称主要利用法人或者其他组织的物质技术条件，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：（一）对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（二）在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。”
在新材公司与宋某某专利权权属纠纷二审一案[5]中，最高人民法院明确：专利法第六条第一款对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的条件规定，是对前述物质、技术条件在发明创造作出过程所起作用的限定，对此应理解为，其一，单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现；其二，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件，从而可以据此决定争议专利的权属。
结语
综上，笔者认为，发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在职务发明权属争议的确定中，应当在保护单位利益与发明人利益之间取得合乎立法本意的平衡，既不使单位失去其投入生产要素资源所期待获得的智力成果，也避免使发明人处于弱势而使单位仅仅基于劳动关系坐收“意外之喜”，从而导致打击发明人的发明热情、从根本上抑制自主创新的不利后果。
注释：
[1]（2021）最高法知民终5号
[2]（2021）最高法知民终 557 号
[3]（2019）最高法知民终799号
[4]（2018）粤民终2262号
[5]（2020）最高法知民终1848号
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作者：刘林东 覃岩岩 北京高沃律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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